We hebben regelmatig juridisch inhoudelijke discussies met advocaten en juristen waarbij de wederpartij de perceptie heeft dat het gebruik van een teken of een jonger merk dat mogelijk verwarrend overeenstemt met een oudere handelsnaam per definitie als onrechtmatig zal worden aangemerkt. Dit blijkt echter wat kort door de bocht.
We zijn aan de hand van de jurisprudentie nagegaan onder welke omstandigheden de houder van een oudere handelsnaam zich met een beroep op onrechtmatige daad (6:162 BW) succesvol kan verzetten tegen het gebruik van een teken of jonger merk
Voor wat betreft de jurisprudentie op het gebied van het gebruik in het handelsverkeer een met een oudere handelsnaam overeenstemmend teken, geldt dat het Gerechtshof Amsterdam reeds bij haar Arrest van 11 januari 1973 “Hanimex/Animix”[2] heeft geoordeeld dat het voorgenomen gebruik van een aan een handelsnaam overeenstemmend teken terecht door de Rechtbank onrechtmatig is geacht omdat:
“Mede blijkens het bovenstaande heeft de Rechtbank terecht het voorgenomen gebruik onrechtmatig jegens geïntimeerde geoordeeld nu appellante daardoor welbewust een gevaar voor verwarring schept en zonder overwegend eigen rechtmatig belang de belangen van geïntimeerde zou schaden, zodat – wat er zij van toepasselijkheid van bepalingen der handelsnaamwet – appellantes vordering ongegrond is”.
Daarna is in de zaak Makro[3] door het Gerechtshof Amsterdam eveneens uitgemaakt dat voor wat betreft de vraag of het gebruik van een aan een handelsnaam overeenstemmend teken Makro onrechtmatig is, bijkomende omstandigheden vereist zijn. In dit verband geldt dat de Rechtbank in eerste aanleg heeft bepaald dat:
“Het enkele plaatsen van een advertentie waarin voorkomende de passage” de naam zegt het al de Makro dat betekent inkoopsprijs”niet voldoende is om aan te nemen dat gedaagde op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de reputatie en goodwill van eiseressen. Hiervan kan immers slechts sprake zijn wanneer gedaagde zou beogen te profiteren van het bedrijfdebiet van eiseressen, waarvan gelijk eerder overwogen niet is gebleken.
Aan deze beslissing doet het betoog van eiseressen inzake de aantasting van de attractieve waarde van het woord Makro als roepnaam voor haar ondernemingen – als boven weergegeven – niet af.”
Het Gerechtshof Amsterdam is – anders dan de Rechtbank – van mening dat het betreffende gebruik van de aanduiding Makro gelet op de feiten en omstandigheden in deze zaak wel onrechtmatig is. Het Gerechtshof stelt hieromtrent:
“De hiervoor aangehaalde passage, waarin verband wordt gelegd tussen de naam Makro en lage prijzen is immers in redelijkheid niet anders te verklaren, dan als blijk van een streven van Makro’s Auto’s aan te haken bij – en te profiteren van – de reputatie van de ondernemingen van Makro als ondernemingen waar men tegen lage prijzen kan kopen. Dat aanhaken en profiteren is jegens Makro onrechtmatig en Makro Auto’s is gehouden de schade die Makro dien ten gevolge heeft geleden te vergoeden.
Voor wat betreft het gebruik van de aanvullende werking van artikel 6:162 BW ten gunste van een oudere handelsnaam jegens een jonger merk geldt dat ook in de jurisprudentie daarna in lijn met de voorafgaande uitspraken is uitgemaakt dat daarvoor telkens bijkomende omstandigheden vereist zijn. Dit volgt onder meer uit het Arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 27 oktober 2005[4] inzake Talpa / TV 10. In deze zaak heeft Talpa bij pleidooi in hoger beroep niet langer betwist dat TV10 de naam TV10 als handelsnaam heeft gevoerd, maar acht dat gebruik te beperkt in omvang om verbod van haar jongere merk 10 te rechtvaardigen (zie r.o. 4.13). Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat gelet op de feiten en omstandigheden in deze zaak het voorgenomen gebruik van de TV10 merken door Talpa onrechtmatig is omdat:
“Gelet op het consequente gebruik van die naam op aan professionele afnemers gerichte facturen en de met deze gesloten contracten en gevoerde correspondentie moet worden aangenomen dat die handelsnaam in elk geval bij dit professionele publiek bekendheid geniet. Dit was reeds het geval ten tijde dat Talpa haar merknaam 10 lanceerde en ook voordat SBS de komst van een nieuwe digitale zender TV10 aankondigde.
Gelijkenis tussen de handelsnaam TV10 en de merken 10, alsmede het feit dat beide ondernemingen in dezelfde branche opereren en zich met hun verwante bedrijfsactiviteiten (mede) tot dezelfde professionele marktpartijen richten maakt het voldoende aannemelijk dat bij het hiervoor in aanmerking te nemen publiek associaties worden gewekt tussen de bestaande handelsnaam TV10 en de jongere merken 10 en wel zodanig dat bij publiek verwarring kan ontstaan tussen de ondernemingen van TV10 respectievelijk Talpa. Dit bestaande verwarringsgevaar is reeds voldoende grondslag voor de verbodsactie van TV10.
Het Gerechtshof overweegt vervolgens expliciet het volgende:
“Talpa heeft weliswaar uitvoerig tegengesproken dat het merk TV10 normaal is gebruikt maar ze heeft niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist dat ze bekend was met het feit dat TV10 die naam als handelsnaam voor haar onderneming voerde. Die wetenschap kan ook worden afgeleid uit de omstandigheid dat enkele leidinggevende werknemers van SBS, die in die tijd betrokken waren bij de aankoop door SBS van het aandelenpakket in TV10 en die waaruit hun functie op de hoogte waren van het handelsnaamgebruik, in 2005 bij Talpa in dienst zijn getreden.
Op grond van het hiervoor overwogene moet voorhand worden geoordeeld dat het gebruik van de merken 10 door Talpa onrechtmatig is jegens TV10 als rechthebbende op de oudere handelsnaam TV10 de verbodsvordering van TV10 is terecht op deze grond toewijsbaar geoordeeld en de hiertegen grief XV faalt.
In de lagere rechtspraak is anno 2007/2008 eveneens telkens bepaald dat bijkomende omstandigheden vereist zijn om naast een beroep op de handelsnaamwet met succes een beroep te kunnen doen op artikel 6:162 BW “onrechtmatig handelen”. In de zaak Striptease Service Nederland jegens Striptease Nederland heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle[5] onder meer het volgende overwogen.
“Voorop gesteld wordt dat het profiteren van of aanhaken bij de resultaten van een ander op zichzelf (zonder bijkomende omstandigheden) niet onrechtmatig is. Beoordeeld dient te worden of er bijkomende omstandigheden zijn die de handelswijze van [gedaagde] onrechtmatig jegens [eiser] maken. Hierbij is volgens de Hoge Raad voor de rechter een terughoudende opstelling op zijn plaats.
En verder:
“Nu er geen overige (bijkomende) omstandigheden zijn gesteld die de handelswijze [gedaagde] onrechtmatig zouden maken, zijn de vorderingen op die grondslag evenmin toewijsbaar.
Uit de hiervoor besproken jurisprudentie blijkt dat in de jurisprudentie bij de vraag onder welke omstandigheden het gebruik van jongere merken, welke overeenstemmen met een (oudere) handelsnaam van een andere marktpartij, onrechtmatig is bijkomende omstandigheden vereist zijn om met succes een beroep te kunnen doen op onrechtmatig handelen van de betreffende merkhouder. Dit wordt in 2009 door de Hoge Raad bevestigd in haar Arrest van 20 november 2009 [6]. In de conclusie van AG Verkade wordt in lijn met het Arrest van het Gerechtshof Amsterdam inzake Talpa/ TV 10 het volgende wordt overwogen (RO.4.31.)
“Aan haar vordering onder d. heeft Euro-Tyre B.V. immers bij haar toelichting op haar VI de grief niet alleen ten grondslag gelegd dat Euro Tyre S.A. door een onderneming te voeren onder de aanduiding “Euro Tyre” en haar producten en diensten onder die naam aan te bieden onrechtmatig jegens haar handelt, nu Euro-Tyre B.V. een nagenoeg identieke aanduiding reeds lang daarvoor in dezelfde branche gebruikte en in die branche grote bekendheid genoot en omdat Euro Tyre S.A. daardoor merkinbreuk pleegde.
Euro-Tyre B.V. heeft aan haar vordering onder d. (subsidiair) mede onrechtmatig handelen van Euro Tyre S.A. ten grondslag gelegd, omdat het gebruik van het teken “Euro Tyre” door Euro Tyre S.A. verwarrend is ten opzichte van Euro-Tyre B.V.’s oudere handelsnaam.
Uit hetgeen de AG Verkade heeft overwogen blijkt – zoals ook reeds bij het TV10 Arrest naar voren is gekomen – dat voor een succesvol beroep op onrechtmatig handelen uit hoofde van artikel 6:162 BW een zekere bekendheid wordt verondersteld van het teken c.q. de handelsnaam in de betreffende branche en vervolgens door de merkhouder op verwarringwekkende wijze wordt gehandeld. Met andere woorden: ook ten aanzien van enig gevaar voor verwarring zijn bijkomende omstandigheden vereist om met succes een beroep te kunnen doen op artikel 6:162 BW.
In de latere rechtspraak is het Arrest van de Hoge Raad inzake Euro-tyre / Eurotyre ook in deze lijn uitgelegd. Zo blijkt uit de inhoud van het vonnis van de Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage van 17 november 2010 [7] onder meer het volgende.
“4.6 Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend de omstandigheid dat het teken verwarring kan veroorzaken het handelen van de staat nog niet onrechtmatig maakt. Volgens Elings is er echter sprake van bijkomende omstandigheden die tezamen het handelen onrechtmatig maken. In dit verband heeft hij erop gewezen dat er niet slechts gevaar voor verwarring bestaat, maar dat werkelijk verwarring optreedt en dat de staat in een aantal gevallen nog verder bijdraagt aan de verwarring door in publicaties de tekens Digi-D te gebruiken in plaats van DigiD. Ook verwijst hij in dit verband op verwatering van zijn handelsnaam door het gebruik van de tekens door de staat.”
De Voorzieningenrechter heeft vervolgens het volgende overwogen:
“Voor het onrechtmatig karakter van het handelen van de staat wordt niet relevant geoordeeld dat niet slechts gevaar voor verwarring ontstaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt. Ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken.”
De door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage weergegeven criteria welke aan onrechtmatig handelen ten grondslag liggen, zijn ook bevestigd door de Rechtbank Arnhem[8] en de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam[9].
De Rechtbank Arnhem heeft in de zaak Hei Bike bij haar vonnis van 19 januari 2011 ten aanzien van de vraag of er sprake is van onrechtmatig handelen het volgende overwogen.
“Artikel 6:162 BW biedt aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat verwarring wekt.
En verder:
“Bij de vraag of er sprake is van verwarring, speelt echter, naast de mate van overeenstemming tussen merk en teken, een belangrijke rol wie mogelijk in verwarring raakt of is geraakt, met andere woorden wat het relevante publiek is. In het algemeen wordt aangenomen dat personen met specialistische kennis van de relevante branche, zoals in dit geval een fietser- of detailhandelaar, minder snel in verwarring zullen raken dan de gemiddelde consument.”
Uit door Hei Bike c.s. genoemde twee gevallen van verwarring sinds 2007 – het jaar waarin Hei Bike fiets ten op de Nederlandse markt kwamen – te weten eenmaal in een publicatie in een vakblad en eenmaal bij een financiële afdeling van een organisator van een vakbeurs, blijkt niet dat het hier ging om een vak of een detailhandelaar of om verwarring bij het relevante publiek. Dat zich overigens concreet verwarring heeft voorgedaan onder vak- of detailhandelaren of dat er in die groep een reëel gevaar is voor verwarring is onvoldoende onderbouwd en niet komen vast te staan.
Voor zover Hei Bike c.s. met de aanduiding “het publiek” in de dagvaarding hebben willen betogen dat verwarring zich onder consumenten heeft voorgedaan of zich zou kunnen voordoen hebben zij dit niet onderbouwd, zodat mede gelet op het gemotiveerde verweer van Accell niet kan worden geoordeeld dat het jongere merk HAI Bike bij de gemiddelde consument verwarring wekt ten opzichten van de oudere handelsnaam Hei-Bike.”
Uit het voorafgaande blijkt dat uitsluitend “verwarring” onvoldoende is om onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 BW aan te kunnen nemen. Er heeft zich in de zaak “Hei Bike” aantoonbaar concreet verwarring voorgedaan, maar de rechtbank heeft geoordeeld dat dit niet de conclusie rechtvaardigt dat er als gevolg daarvan sprake is van onrechtmatig handelen. Er dient derhalve per geval te worden beoordeeld of er sprake is van bijkomende omstandigheden die tot de conclusie kunnen leiden dat er sprake van onrechtmatig handelen.
Dit blijkt tot slot ook uit het meer recente vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam[10] in de zaak Wegener / De Telegraaf. De Voorzieningenrechter Amsterdam stelt ten aanzien van het namens Wegener gestelde verbod op basis van onrechtmatig handelen het volgende:
“Krachtens vaste jurisprudentie is het aanhaken bij of het profiteren van andermans inspanning (zou daarvan in dit geval al sprake zijn) op zichzelf niet onrechtmatig. Hiervan kan slechts sprake zijn in geval van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer bij het relevante publiek nodeloos verwarring wordt gesticht.
Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan de Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platform en dat tevens zou komen vast te staan dat er geen sprake is van toeval.”
En verder:
“Het enkele feit dat Wegener de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te staan dat Wegener eerder dan de Telegraaf op juridische relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enig omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt.
Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet persé onrechtmatig is.” (…)
“Dat sprake zou zijn van andere bijkomende omstandigheden is onvoldoende gebleken.”
Conclusie
Uit het voorafgaande jurisprudentieoverzicht blijkt dat de houder van een oudere handelsnaam mogelijk met een beroep op onrechtmatige daad (6:162 BW) met succes kan verzetten tegen het gebruik van overeenstemmend jonger merk. Het mogelijke gevaar voor verwarring tussen de overeenstemmende oudere handelsnaam en het jongere merk is daarvoor onvoldoende. De houder van een oudere handelsnaam dient telkens feitelijke bijkomende omstandigheden te bewijzen op grond waarvan het gebruik van het met de oudere handelsnaam overeenstemmend teken als (jonger) merk in het betreffende geval daadwerkelijk onrechtmatig is.